平成27年特許法改正を踏まえた職務発明制度構築のポイント

知的財産権・エンタメ

 研究開発活動が、個人ではなく、主に企業や研究機関等でなされるようになった現代では、企業や研究機関等でなされた発明をどのように取り扱うか、従業者の利益と使用者の利益とのバランスをどのように調整するかが重要です。
 今回は、そのような権利関係や経済上の利益の取扱いを定めている職務発明制度について説明します。

職務発明制度とは?

 職務発明制度とは、企業や研究機関等(「使用者」)の従業員や役員等(「従業者」)が職務上なした発明(「職務発明」)に関する権利関係や経済上の利益の取扱いについて定める制度です。特許法35条に定められています。

 この職務発明制度の目的は、使用者の利益と従業者の利益とを調整し、従業者の権利を保護して発明のインセンティブを与えるとともに、使用者に研究開発投資を促すことにあります。

 実務上は、企業の就業規則や就業規則の付則(たとえば、職務発明規則)に職務発明制度に関する規定を置いて、権利関係や経済上の利益の取扱いについて定めるのが通常です。

職務発明制度に関する平成27年特許法改正について

平成27年改正前の職務発明制度の概要

 平成27年改正前の特許法は、職務発明制度に関して、次のような規定を置いていました。

① 使用者は、従業者が職務発明について特許を受けたとき、その特許権に係る通常実施権を有する。つまり、使用者は、職務発明を実施することができる(特許法35条1項)。

② 職務発明以外の従業者の発明については、発明のなされる前に、特許を受ける権利を使用者に承継させることを契約や就業規則等に定めても、無効である(改正前特許法35条2項)。逆にいえば、職務発明については、発明のなされる前に、権利を使用者に承継させることを契約や就業規則等で定めることができる。

③ 職務発明についての特許を受ける権利を使用者に承継させた場合、従業者は、対価の支払いを受けることができる(改正前特許法35条3項)。

④ 職務発明についての特許を受ける権利を使用者に承継させた場合に支払われる対価については、契約や就業規則等で定めることができる。なお、使用者は、契約や就業規則等で定めたとおりに対価を支払うことが不合理であると認められない限り、対価の支払義務を履行したことになる(改正前特許法35条4項)。

⑤ 対価についての定めがない場合または定めたとおりに対価を支払うことが不合理であると認められる場合には、裁判所があるべき対価の額を判断する(改正前特許法35条第5項)。

平成27年改正前の職務発明制度における実務上の対応と主な問題点

(1)権利の帰属について

 上記2-1②について、実務上は、企業の就業規則や就業規則の付則に、職務発明についての特許を受ける権利が従業者から使用者に承継されることをあらかじめ定めておき、その証拠として、「譲渡証書」という書類を従業者と使用者との間で交わすのが通常でした

 ところが、職務発明についての特許を受ける権利が従業者から使用者に承継されることをあらかじめ定めておいたとしても、従業者がこの権利を使用者以外の第三者に二重に譲渡して当該第三者が先に特許出願をするような場合には、使用者は職務発明について特許権を取得することができなくなる(特許法34条1項)という問題がありました。

 また、複数の企業や研究機関等による共同研究開発のように、特許を受ける権利が複数の発明者の共有となる場合、共同研究開発の相手方の従業員の同意がなければ、特許を受ける権利を承継することができないという問題がありました。特許を受ける権利が共有のとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができないからです(特許法33条3項)。

(2)従業者のインセンティブについて

 上記2-1④について、実務上は、企業の就業規則や就業規則の付則の別表として、発明の種類や内容に応じて、従業者に支払われる対価を一覧表にしておくなどの対応を取るのが通常です。こうした一覧表においては、特許出願をしたとき、特許査定がなされたとき、第三者にライセンスをしたとき等、場面ごとに対価を支払うことになっていることが多いといえます。

 もっとも、ノーベル賞を受賞したカリフォルニア大学の中村修二教授が日亜化学工業在職中になした発明に関する「青色ダイオード事件」の第一審判決(東京地裁平成16年1月30日判決・判時1852号36頁)が約200億円の請求を認容したこと(最終的には、第二審で和解)等によって、企業が自信を持って対価を算定することは、次第に難しくなってきました。また、従業者の価値観が多様化する中で、従業者である研究者に発明へのインセンティブを与える場合に、必ずしも金銭ではなく、研究設備の充実や留学機会の付与等の非金銭的な要素が重要であることも主張されるようになってきました。

平成27年特許法改正のポイント

 上記2-2のような問題点を踏まえて、平成27年には、次のような特許法改正がなされました(平成27年7月10日法律第55号)。

(1)権利の帰属について

 改正後の特許法35条3項によれば、使用者は、契約や就業規則等にあらかじめ定めることによって、職務発明についての特許を受ける権利を、職務発明が完成した時点で取得できることになりました。
 つまり、契約や就業規則等にあらかじめ定めれば、職務発明についての特許を受ける権利は、最初から使用者に帰属するのです(原始的帰属)。

 これによって、使用者は、特許を受ける権利が二重に譲渡されるリスクを回避し、共同研究開発等の場合において、相手方の従業者の同意を得ることなく、確実に、職務発明についての特許を受ける権利を取得できることになりました。

(2)従業者のインセンティブについて

(ⅰ)インセンティブの多様化

 改正後の特許法35条4項によれば、職務発明についての特許を受ける権利を使用者に取得させた場合、従業者は、金銭に限らず、経済上の利益を受けることができるようになりました。
 これによって、従業者は、使用者から、金銭のみならず、ストック・オプションのほか、研究設備の充実、留学機会の付与等の様々な経済上の利益を受け取ることができるようになります。

(ⅱ)インセンティブに関する法定のガイドラインの導入

 改正後の特許法35条6項は、使用者が従業者に対して経済上の利益を与えることが不合理であると認められないようにするための、法定のガイドライン(「職務発明ガイドライン」)を定めるものとしています。

 職務発明ガイドラインは、パブリックコメントを経て、平成28年4月22日に公表されました。正式名称は、「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行なわれる協議の状況等に関する指針」(経済産業省告示第131号)といいます。

 職務発明ガイドラインは、裁判所を拘束するものではありませんが、事実上、裁判所によって尊重され、裁判におけるルールとして機能することが期待されています。実務上は、このガイドラインがルールとして機能することによって、職務発明制度(特に、経済上の利益)についての予見可能性が高まり、「青色ダイオード事件」以後に続いた職務発明に関する訴訟の頻発が防止されることが切望されています。

職務発明ガイドラインのポイント

 職務発明ガイドラインの主なポイントは、次のとおりです。なお、このガイドラインは、実用新案権や意匠権の場合にも準用されます。

参考:職務発明ガイドライン(特許庁)

(1)職務発明ガイドラインの目的

 職務発明ガイドラインは、使用者と従業者があらかじめ定めた基準に従って経済上の利益を与えることが不合理であるか否かの判断にあたっては、その基準を策定する際の手続が適正であると認められる限り、原則として、契約や就業規則等の内容が尊重されるとしています(改正後の特許法35条5項参照)。

(2)適正な手続とは?

 職務発明ガイドラインでは、特許法35条5項の契約や就業規則等で基準を策定する場合における適正な手続についての説明がなされています。

(ⅰ)使用者と従業者との間で行われる協議の状況

 「協議」とは、基準の適用対象となる職務発明をなす従業者または従業者の代表者と使用者との間で行われる、基準の策定に関する話合い全般である(書面や電子メール等によるものを含む。)とされています。
 たとえば、従業者が代表者を通じて話合いを行うことも、必要に応じて個々の従業者との話合いの場を設定するなどの配慮をすれば、適正な「協議」であるとされています。

(ⅱ)策定された基準の開示状況

 「開示」とは、策定された基準を、その基準が適用される従業者に対して提示することである、とされています。
 たとえば、イントラネットで基準を開示する場合において、個人用PCを与えられていない従業者がいるときには、共用PCを用いて、見ようと思えば見られるような状況であれば、適正な「開示」であるとされています。

(ⅲ)従業者からの意見の聴取の状況

 「意見の聴取」とは、契約や就業規則等の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明についての経済上の利益の内容を決定する場合において、その職務発明をした従業者から、その決定に関して意見(質問や不服等を含む。)を聴くことである、とされています。
 たとえば、契約や就業規則等の定めに基づいて、従業者にいったん経済上の利益を与えたうえで、その従業者から経済上の利益の内容についての意見を求め、意見が表明されればそれを聴取するという場合であっても、適正な「意見の聴取」である、とされています。

(3)金銭以外の経済上の利益

 職務発明ガイドラインは、平成27年特許法改正で新たに認められた金銭以外の経済上の利益の具体例として、次のようなものを挙げています。

(ⅰ) 使用者の負担による留学の機会の付与
(ⅱ) ストック・オプションの付与
(ⅲ) 金銭的処遇の向上を伴う昇進・昇格
(ⅳ) 所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
(ⅴ) 職務発明についての特許権に係る専用実施権の設定または通常実施権の許諾

(4)その他、特有の事情を考慮した適正な手続

 上記のほか、職務発明ガイドラインは、大学や中小企業、新入社員や派遣労働者、退職者について、それぞれの特有の事情を考慮した適正な手続のあり方に言及しています。

 ただし、職務発明ガイドラインは、たとえば、派遣社員が発明をなした場合の対応について、派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者等の関係当事者間であらかじめ取り決めておくのが望ましい、と述べるにとどまっています。したがって、実際の契約にどのように記載するのが適切であるのか等については、引き続き、検討すべき課題といえます。

平成27年特許法改正が実務に与える影響

 平成27年特許法改正の影響について、筆者がいくつかの企業の方に伺ったところ、「ほとんど影響がない。」とか「この機会に社内制度を再整理するきっかけになった。」という程度で、大きな影響があったという声は、いまのところ、多くありませんでした。

 たとえば、実務上は、職務発明についての特許を受ける権利を最初から使用者に帰属させる場合であっても、平成27年特許法改正前の「譲渡証書」と類似の書面を従業者との間でやり取りし、使用者への原始的帰属を確認する運用を続けている企業もあります。また、現時点の実務では、引き続き、金銭のみを従業者へのインセンティブとしている企業が圧倒的に多いようです。

 このように、現時点では、平成27年特許法改正が将来の実務にどのような影響を与えるかは未知数ですが、従業者の価値観の多様化を受けて、非金銭的なインセンティブが登場する可能性等もあり、引き続き、職務発明制度の運用を注視する必要があるといえるでしょう。

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