スタートアップが知っておきたい知財の話(後編) 弁護士と一緒に考える知的財産権と事業戦略

知的財産権・エンタメ

前回に引き続き、1月23日に創業支援施設であるStartup Hub Tokyo(東京都千代田区)で開催された、日本弁護士連合会主催のセミナー「スタートアップが知っておきたい知財の話 〜弁護士と一緒に考える知的財産権と事業戦略〜」の模様をお伝えする。

モデレーターで日弁連中小企業法律支援センター事務局次長の八掛 順子弁護士、パネリストにはStartup Hub Tokyo運営事務局運営統括マネージャーの小野 修氏、日弁連知的財産センター委員の市毛 由美子弁護士、星 大介弁護士を迎え、前半では、知的財産権でブランド価値やデザイン、ソフトウェアを保護する方法について、ディスカッションを行った。

後半は、オープン&クローズ戦略やライセンスの方法、紛争予防として気軽に相談できる弁護士を探すには、などのトピックを取り上げ、企業活動を法務面から支援するべく、起業を志している方や起業したばかりの方に対しアドバイスが送られた。

※前回の話題を踏まえた内容となっていますので、未読の方は「こちら」もご覧ください。

オープン&クローズを用いた戦略的法務

小野氏
自分の起業に関するアイデアを人にとられないように保護する方法について、Startup Hub Tokyo(略称:SHT)で相談を受けることがあります。たとえば、昔、ビジネスプランやスキームで特許を申請できるビジネスモデル特許等が話題になったのですが、その言葉だけが残っているせいか「自分のビジネスモデルで特許を取れないか?」とか。他にも、ユニークな面白いビジネススキーム、サービスアイデアを支援してくれる投資家が出てきた場合、自分のビジネスアイデアをどう保護したらいいかとの相談もありました。

八掛氏
アイデアの保護、活用には、まず特許を取らないといけないと考える方もいるかと思います。

星氏
もっと簡単なものだと、実用新案で特許を取る方法もあるかもしれません。あと営業秘密として、特許を取らずに保護する方法もあります。

市毛氏
これぞスタートアップに相応しい、戦略的法務の問題ではないでしょうか。「オープン&クローズ戦略」という言葉を聞いたことはありますか?
オープンとは、技術を公開するか、広範囲にライセンスをするようなケース、対極にあるクローズは、営業秘密としてブラックボックス化する、あるいは特許をとって自社のみで実施するケースで、経営戦略に密接に関わります。

クローズ戦略として典型的なのが、コーラのレシピです。レシピが門外不出で、厳格な管理の下に味が維持されているために、長い間競争上の優位性が保たれてきました。特許は公開されるので、20年経ち権利が消滅すると誰でも使えるようになってしまいます。
門外不出として管理できるのであれば、クローズである営業秘密として期限なく競争上の優位性を確保できます。しかし、医薬品や機械等は、製品を売り出すと、分析、解析してその技術がわかってしまいますので、技術の秘密性はいつまでも維持できない、そうであるなら特許を取って、20年は独占的地位を確保しよう、という選択もありえます。

特許を取った場合、市場を独占できる可能性がありますが、その優位性を利用して自分が実施せずにライセンスする手法をもあります。また、技術をオープンにして誰でも使えるようにして業界のデファクトスタンダードをとったうえで、肝心なところはクローズにして、自社の製品を使わなければ、オープンになっている技術も使えない仕組みをつくるなど、ライセンスの仕方も色々な手法があります。経営戦略として考えてほしい問題です。

八掛氏
製造委託や共同開発のように、関係者や他社に情報を渡さざるを得ない場合、アイデアや製造技術を守るために、気をつける点はありますか。

星氏
基本的には、情報を提供する会社との間で秘密保持契約を結びます。たとえば、製造委託であれば、基本契約に「他の会社、第三者に開示漏洩してはいけない」といった秘密保持条項を入れておきましょう。そのうえで、情報はどういう渡し方で、どこまで渡すのかをその都度きちんと考えなくてはいけません。
あと、現場の方がよく知らないまま秘密情報を渡してしまうことが結構あるので、どういう情報が秘密情報にあたるのか、たとえば資料に「マル秘」マークをつけることなどをしておくべきでしょう。

情報が流出し、最終的に裁判になってしまった場合、情報の管理方法や漏えいしたルートを証明しなくてはいけませんから、まずはきちんと証拠を確保しましょう。情報の漏えいが疑われる場合には、下手に動くと、漏えいしたであろう人に証拠を消されてしまうこともあるので、客観的なものから先に証拠を押さえていくことになります。

八掛氏
関連する問題として、外部に製造委託する場合、契約書の中で、成果物の知的財産権を最終的に譲渡してもらう旨の条項を目にすることがありますが、著作者人格権は、契約の中でどう扱ったらよいですか。

星氏
プログラムの製造委託をした場合、仮にプログラムに著作権があるとすると、プログラム自体は発注者側に納品されても、著作者人格権は製造者側に残ったままになってしまいます。このような場合は「著作者人格権を行使しません」と契約書に入れて担保することで、後に発注者側で改善する際に、製造者側からの異議を防ぐことができます。

ライセンスの仕方は総合的・戦略的に考える

小野氏
前半でも話題に上がりましたが、会社に勤めた後独立して起業する場合、のれん分けしたり、勤めていた会社と話がつくこともあれば、トラブルになり、憎しみ合って別れるケースもなくはありません。
実際にSHTでは、所属していた会社自体が特許を持っているわけではなく、専用実施権を持っており、その事業を引き継いで自分で独立して特許を使いたい、という相談を聞きました。

市毛氏
専用実施権と通常実施権は、ライセンスの一種と言えます。専用実施権は、ライセンシーに対して「あなただけにしか使わせません。私も使いません」という内容の権利を設定して、登録することが前提になります。これに対峙する通常実施権は、独占であなただけに使わせるというケースもあれば、非独占で何人もにライセンスできるケースもあり、その内容は契約で自由に決められます。

八掛氏
専用実施権と通常実施権を設定するにあたって、戦略的な方法について、アドバイスをお願いします。

市毛氏
専用実施権と通常実施権をどう使い分けていくかについては、バーゲニング・パワーもありますが、そもそもライセンスは、私はビジネスチャンスの切り売りだと思っています。
知的財産権は、誰に対しても「使ってはいけません」と言える権利ですが、逆に「使ってはいけない権利(禁止権)をあなただけには行使しません」というのが、ライセンスです。
禁止しないということは、ビジネスができるわけですから、そのチャンスを独占的に与えるか、ある分野にだけ与えるか、そこから対価がどれだけ得られるかと、自分の資源や相手の資源、マーケットを総合考慮して、戦略的にライセンスを組み立てていくことになります。

ライセンスは、自分の身の丈に合ったビジネス・スキームを考える際、活用できる仕組みです。例として、製造技術を持っていても、自前で一から工場を建てて人を雇うと、膨大な資金も時間も必要になりますが、すでに工場などの設備を持っている会社にライセンスしプロフィットの一部をライセンス料として得ることができ、非常に効率的です。

八掛氏
勤めていた会社での経験を活かして、同じ事業をやる時には、どこに気をつけたらよいでしょうか。

市毛氏
会社を辞める時に、会社側としては、営業秘密や顧客を持って行かれると困るので、なるべく縛りをかけることになります。「退社後も営業秘密はきちんと守ってください」「個人的に使用したり転職先で使用したりしてはいけません」という秘密保持契約を入社時に結ぶのが通常ですが、退職時にもう一度結び直して、禁止の範囲を明確にすることもあります。
営業秘密の保護のため、もっと突っ込んで「うちのビジネスのコンペティターになってはいけません、つまり、競業してはいけません」という競業避止契約を求める場合があります。

八掛氏
競業避止契約についてはどういった対応が求められますか。

市毛氏
競業避止契約に関しては、憲法上の個人の基本的人権である職業選択の自由、営業の自由を制約する可能性があります。職業選択の自由や営業の自由は、これがあってこそ収入が得られて衣食住が確保できるので、生存権に直結する非常に大事な権利です。その権利を制約するからには、合理的な理由がないといけないし、いつまでも制約することは許されない、というのが最高裁の態度です。

具体的には、①競業避止として制限をかける部分が従事していた仕事と明らかに競合する業種や地域に限定されていること、②禁止期間が相当であること(概ね2年以内)③金銭的な代償措置をとることという3つの要件を示しています。一方、この要件を充たしていない競業避止契約は、公序良俗違反で無効になる可能性があります。
ただ、要件を充たしている場合は有効ですので、実際に競業避止契約に違反すると、損害賠償請求を受けたり、差止請求を受けたり、更には、転職先の会社に内容証明が来るということもあります。

こうした競業避止契約がかかっている場合は、力関係とか辞めるに辞められないとか、色々なケースがありますが、個々のケースごとに非常に高度で専門的な判断が必要になるので、ぜひ専門家にご相談いただきたいと思います。

八掛氏
今のお話は、これから独立して会社を起こして、従業員を雇って、数年後に従業員が辞めて独立する段になっても役立つ知識ですね。その他に知的財産権のライセンス契約で気をつけるべき点はありますか。

星氏
今まではライセンスをする側の話が多かったですが、一方のライセンスを受ける側は、まずその知的財産権が存在していること、ライセンサーに帰属していることを確認する必要があります。
登録型の知的財産権は、特許であれば特許原簿を見て登録されている証拠を確認するのが有用です。他方、著作権など、登録の必要がない知的財産権は、本当に本人が作ったものかどうかを確認するのは結構難しい。どうしても難しい場合は、「私が作ったものです」と契約上保証してもらうこともあります。そういう方法で権利を確認したり、保証してもらうことが、とても大事になってきます。

八掛氏
では、知的財産権を侵害する、侵害されたというトラブルに今後巻き込まれないための留意点を教えてください。

市毛氏
ビジネスがうまく行って、これからようやく業務拡大できる、という時に特許侵害の警告が来てしまうのは、非常に痛い。今までの努力が水の泡になってしまいます。最初はそういうことはなくても、未来永劫警告書が来ないとは限りません。
新しいビジネスをする時に、技術的な要因をビジネスモデルの核にするなら、その技術が特許権または実用新案になっていないかを先行で技術調査する。あるいはブランドなら、商標権の登録は、特許庁のホームページ「J-PlatPat」で調べられます。
同じ商標を類似している商品に使うことに対しても、禁止権の行使や差止請求を受けることがあります。類似性の判断は、裁判例等の専門的な知識も必要なので「危ないな」と思ったら専門家にご相談いただきたいです。

日弁連 知的財産センター委員 市毛 由美子弁護士

日弁連 知的財産センター委員 市毛 由美子弁護士

紛争予防として気軽に相談できる弁護士を探す

星氏
弁護士というと裁判になって初めて出てくるイメージがあるかもしれませんが、実は法律上出願もできることになっています。知財に関して、出願、契約、紛争を含めて対応できる専門家が弁護士です。

八掛氏
「弁護士に何を相談してよいか、どのタイミングで相談してよいかわからない」というイメージを持っている方も多いと伺っています。まだ裁判にも、もしくはトラブルにもなっていない段階で、弁護士に相談するメリットは何ですか。

市毛氏
法律とビジネスの交錯するところは、紛争が起きた時や裁判が起こされた時だと思うかもしれませんが、実は3段階あります。

1つ目は臨床法務です。紛争が起きてしまった時、医療で例えるならば病気になってしまった時に、どう手術するのか、どんな薬を使うのか、という臨床段階。
2つ目は予防法務です。臨床法務よりもう少し手前で、紛争が起きないために、契約書やビジネススキームなどを工夫しようというものです。例えとしては、サプリメントや運動などで、身体のコンディションを整えて病気にならない体質を作る、予防な段階。

さらに進んで、3つ目は戦略法務です。ライセンスのビジネススキームやオープン&クローズ戦略は、どうやって利益を上げるかのビジネススキームと直結する権利の活用の仕方で、経営戦略そのものになります。「この権利を持っていたら何ができるか?どう切り分けができるか?」と「ビジネスとして何がしたい?」というところを、どうマッチングさせるか。法律とビジネスが交錯する、非常に楽しい領域です。

小野氏
約80人の弁護士と関わってきましたが、とにかく話しやすいし、ちゃんと人の話を聞いて、真摯に理解してくれます。僕もお付き合いを始めるまでは、揉めた時に依頼するイメージがありましたが、予防的、戦略的にあらかじめ相談するのは、すごく良いかもしれません。
あと思っていたほど高額ではないので(笑)、規模、内容に応じて、一般的に考えてもお願いしやすいと思いました。

市毛氏
予防法務、戦略法務の領域でも、弁護士のところにノックしていただくと、新しいビジネススキームが見えてくるかもしれません。ぜひそういった面も、頭の隅に置いていただければと。

星氏
弁護士の活用の仕方については、私は最終的に、弁護士に相談しなくても済むようになるのが一番良いのかなと思っています。そのためには、どんな細かなことでも、気軽に相談を繰り返していくと、問題にあたったときに「何となくよいのではないか、難しいのではないか、深く相談した方がよい」という感覚が身についてきます。
それが究極的には、弁護士に相談しないで済むことにつながっていくので、まずは気軽に相談できる方を見つけていただくのがおすすめです。

八掛氏
弁護士に相談してみたいけど、どこで弁護士に相談できるかわからない方もいるかもしれません。実は、弁護士に気軽に相談できる窓口はたくさんあります。

小野氏
SHTでは「コンシェルジュ相談」として、起業相談員のコンシェルジュが常駐し、ビジネスアイデアの創出やプランニング、起業に必要な法務手続きや税務面でのアドバイスなどをしています。
また、法律・知財・融資・金融などについて専門家に相談できる「専門家無料相談DAY!」を毎週水曜午後4時から8時に開催しています。こちらは、予約なしで来ていただいて結構で、30分まで無料でご相談をお受けします。

星氏
弁護士知財ネット」という、知財弁護士の全国的なネットワークがあります。知財ネットのホームページでお住まいの地域を選択すると窓口につながり、その地域の中から弁護士を紹介する、というシステムです。知財ネットのウェブサイトには、ビジネスに役立つ知財の情報が載っていますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。

八掛氏
知財に限らず、法律一般についての相談窓口として、日弁連が運用している法律相談ダイヤル「ひまわりホットダイヤル」があります。中小企業や個人事業主の方が弁護士へ相談したい時に電話をかけると、最寄りの弁護士会につながります。そこで受付し弁護士との面談を予約すれば、弁護士事務所などへ出向いて法律相談ができます。また、日弁連のホームページからでも面談の予約ができます。一部地域を除きますが、原則として初回30分は面談無料です。

これからの起業家へのメッセージ

八掛氏
では最後に、これから起業する方、起業して間もない方へのメッセージをお願いします。

星氏
知財というものは、スタートアップにとってもちろん有用です。さらに、事業を成長・拡大していくにあたって、どのステージでも必要になり、活用することができます。今後、我々が想像つかない形になっていくこともあるかと思いますが、どんどん知財を活用してほしいです。

市毛氏
大手企業のビジネス領域では、マーケットの変化に全然対応できていないことも結構ありますから、スタートアップの力こそが日本を元気にし、時代に即して社会を変えていくのではないでしょうか。
弁護士として、個人の方、大手企業、スタートアップ、ベンチャー系、様々なお仕事をさせていただいている中で、やはり人間なので、応援したいなという気持ちがふつふつと湧いてくるときがあります。弁護士だけでなく、色々なエキスパート、支援者を「スタートアップを応援したいな」という人を味方につけ、新しい世の中のニーズに対応したビジネスを探し、成長していっていただきたいです。

小野氏
SHTの相談会やイベントに来ていただくと、きっと皆さん、どこかで自分の起業へのヒントが得られます。ぜひSHTのコーワーキングスペースも使って、良い起業をしてほしいです。

左から、Startup Hub Tokyo運営事務局 運営統括マネージャー 小野 修氏、日弁連 知的財産センター委員 市毛 由美子弁護士、同委員 星 大介弁護士
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