海外取引や投資に必要な商標と知的財産戦略の基本

知的財産権・エンタメ

 当社は、海外に商品を輸出することになりました。また、あわせて、海外での現地販売会社の設立も検討中です。海外に商品を販売したり、海外で事業を立ち上げる際に必要な、商標権やその他の知的財産権の基本戦略について教えてください。

 知的財産権は国ごとの権利ですから、必要な国に対して適切に出願をしておく必要があります。国によって登録できない商標があったり、戦略をきちんと立てないと防衛コストが膨らんだりすることがありますので、注意が必要です。さらに、知的財産制度の整備がいまだ十分とは言えない国においては、新しい知的財産権の使い方を工夫することも必要です。

解説

知的財産権は「国ごと」の権利

 特許、実用新案、意匠、商標、といったいわゆる産業財産権と呼ばれる知的財産権は、国ごとの権利であり、権利の保護を受けようとする国で登録をしておかないと、その国では効果がありません
 したがって、たとえばA国に商品を販売したり、現地に進出して事業を展開しようとする場合には、他の国でいくら権利を取得していたとしても、そのA国で権利化しておかない限り、A国において模倣品や類似品が出た場合などに対応することができません。
 それどころか、すでに自社が広く展開している商品やサービスの名前といったものであっても、A国で商標登録をしておかなければ、全く関係のない第三者が登録してしまったとしても、これに対して有効な対応をすることができず、結果として、A国における自社の事業展開ができなくなってしまうことすらあり得ます(冒認出願)。なお、この問題については、別稿であらためて検討したいと思いますので、本稿では詳しくは触れません。

 参照:「海外で会社名や商品名を勝手に商標出願された場合の対応は(冒認商標対策)

 また、技術やノウハウについては、特許などを有効に活用するとともに、営業秘密防衛を意識した戦略を立てておかないと、せっかくA国での事業がうまくいったとしても、あっという間に模倣品や類似品の攻勢にさらされ、早晩、撤退を余儀なくされることになります。
 いずれにしても、海外取引や進出を考えるにあたっては、最初の段階で、しっかりとした知財戦略を立てておく必要があります。

特許戦略と商標戦略の違い

構造的な違い

 特許権、実用新案権、意匠権については、登録を受けるにあたって、「新規性」、つまり公知の技術ではないこと、という要件が必要です。一方で、商標権には、そのような要件がありません。これは、重大な戦略の違いにつながることになります。

特許戦略

 特許戦略(実用新案権を含みます。以下同様)においては、たとえば日本で自社が出願し、それが公報に記載されて公開された場合は、以降は、その技術は公知となりますので「新規性」がなくなり、その結果、日本だけでなく他の国においても、第三者がこれを出願して権利を取得することはできなくなります
 したがって、第三者に自社の技術を出願されてしまうというリスクは回避できますが、一方で、「とりあえず日本で取っておこう」ということで日本のみで特許権を出願して公開された場合、以後は、原則として、世界中のどの国においてもあらためて権利を出願して取得することはできなくなります。ただし、以下のような例外があり、この場合は、出願して権利取得できることになります。

(1)優先権主張

 パリ条約加盟国、または世界貿易機関(WTO)加盟国においては、日本出願後1年以内であれば、外国で出願を行った場合であっても、日本で出願を行った日に出願したものとして「新規性」の有無を判断してもらえることになりますので、権利化が可能となります。

(2)日本公開前の外国出願

 上記(1)に該当しない場合であっても、日本で出願した権利がまだ公開されていない場合は、「公知」技術には該当しませんので、日本での出願により「新規性」が否定されることはありません。この場合は、(1)と異なり、日本出願日ではなく、当該外国に出願した日を基準に、特許性の有無が判断されることになります。

(3)新規性喪失の例外適用(グレースピリオド)による場合

 上記(1)または(2)のいずれにも該当しない場合、言い換えれば、日本出願から1年が経過し、かつ、日本出願がすでに公開されている場合は、原則として、外国での特許は認められないことになります。
 しかしながら、各国が、それぞれ独自の観点から、その例外規定(いわゆる「グレースピリオド」)を設けています。たとえば、日本の場合は、自ら発表してしまった場合や、発明が盗み出されてしまった場合などには、6か月間に限り、一定の要件の下に、新規性喪失をしないこととする取り扱いがなされており(特許法30条)、これがいわゆるグレースピリオドにあたります。もっとも、このグレースピリオドは、各国が独自に定めているもので、国によって内容も異なりますし、手続も厳格ですので、あくまで救済規定と考え、一般的には、グレースピリオドをあてにして特許戦略を立てることは、控えたほうが良いと言えるでしょう。

商標戦略

 一方で、商標権については、このような「新規性」が要件となっていません。つまり、すでに世の中で知られている名称やロゴ(以下、「標章」といいます)などでも、あらためて商標出願をすることにより登録を受けることができる、ということになります。
 したがって、すでに事業展開をして標章を使用している場合であっても、あらためて出願することにより、自社が商標登録を受けることができることになりますので、上記の特許の場合のような「新規性」対策は考える必要がないということになります。
 しかし、これは一方で、すでに自社が使っている標章であっても、全く関係のない第三者が出願した場合には、その第三者の権利となってしまい、結果として自社がその標章を使用できなくなるリスクがある、ということになります。これは、「冒認出願」と言って、非常に問題となっている点ですが、その詳細については、別稿であらためて紹介したいと思います。

 参照:「海外で会社名や商品名を勝手に商標出願された場合の対応は(冒認商標対策)

 次に、海外展開を考えるにあたって無視できないのが、商標(ブランド)のつけ方です。この点は次項で説明します。

海外展開における商標(ブランド)戦略

ブランドの言語

 商標を出願する場合の言語(態様)として、日本企業になじみの深い一般的なものとしては、以下のような選択肢があると考えられます。

① ひらがな
② 漢字
③ ローマ字
④ ロゴ


 しかし、海外で広く展開していくためには、汎用性のある言語でなければなりません。そうすると、非日本語圏でも展開するためには、③ローマ字や④ロゴを活用する必要があります。もちろん、「日本のもの」「日本の企業」という点をアピールするためには、あえて①ひらがなや②漢字を選択することもあり得ますが、その場合でも、③ローマ字や④ロゴも並行して検討、取得して使用しておかないと、相手国での権利保護を十分に受けることができない可能性があります。
 たとえば、「あまおう」というイチゴの名前を非日本語圏で商標登録していた場合、「うおあま」や「おうまあ」といった類似品が出てきても、これを商標権侵害として排除することはできず、一方で日本語を使用しない現地消費者には、「あまおう」と「うおあま」や「おうまあ」の違いは識別が難しいため、本物と混同して偽物を購入してしまうというリスクがあります。
 また、それ以前に、そもそも消費者(ユーザー)に「呼んで」もらえない「ブランド」というのは、ブランド戦略的にも問題があると言えるでしょう。
 したがって、海外で展開するためには、非日本語圏や非漢字圏でも受け入れられ、自他識別ができるように、少なくともひらがなや漢字だけでなく、ローマ字やロゴを併用することが不可欠です。

 また、②の漢字の場合も、注意が必要です。すなわち、中華系など漢字を使用する国では、漢字の読みが日本とは異なることがほとんどです。たとえば、私の事務所の名前は「明倫」で、日本語では「めいりん」と発音しますが、中国語(普通語)では「ming lun」(あえてカタカナで書くと「ミンロン」、といった感じになります)と発音しますので、「明倫」で登録するか、「meilin」で登録するかで、大きな差が出てきます。
 さらに言えば、ベトナムなどの非漢字圏では、漢字は文字として識別できないので、そもそも登録が認められない場合もあります。
 したがって、漢字圏、日本語圏といった点に左右されず、複数の国で安定して「のれん」の対象として受け入れられるために、商標の言語をどうするかは、最初に慎重に検討する必要があります。

海外でも広く使える名前かどうか

 たとえば、金庫の名前に「sicher(ズイッヒャー)」(ドイツ語で「安全な」)や、洋服の名前に「raffine(ラフィネ)」(フランス語で「洗練された」)といったブランドを付けた場合、日本では登録される可能性がありうるとしても、ドイツ語圏やフランス語圏に進出した場合には、その商品の性質や性能を表す一般的な表現として、商標登録ができない可能性が考えられます。
 すぐには予定がなくても、将来的に多数国に展開する可能性がありうる場合には、このように、どの国でも受け入れられ、登録可能なブランドを検討しておくことも重要です。

冠ブランドの活用

 たとえば、あるシリーズ製品について、ラインナップが10製品ある場合に、10製品それぞれに異なる名前を付けたとしたら、海外進出する場合には、10個の商標を出願しなければならなくなります。
 しかしながら、海外での商標出願は、翻訳の問題等もありますので、日本に比べれば、割高になることが多いと言えます。
 そこで、このような商標出願コストを抑えるためにも、個別の製品名の上に「冠ブランド」をつけ、一つのシリーズとすることで、商標出願を冠ブランドの一つで済ませられるような戦略も、重要と言えるでしょう。

出願国

 商標出願する国については、販売する国は不可欠ですが、模倣品や類似品に対する適切な対応を取るためには、生産国や、流通国、さらには模倣が行われる可能性が高い国にも出願しておくことをお勧めいたします。
 たとえば、日本で製造し、香港経由で中国に販売するといったような場合は、販売国である中国はもちろんですが、製造国である日本、および経由国(地域)である香港でも出願をしておくことが望ましいと言えます。他にも、日本で製造してベトナムで販売するという場合に、中国から陸路でベトナムに模倣品が入ってくることについての適切な対応を行うために、あえて中国でも出願しておくといった戦略も検討に値すると言えます。

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