出願を予定している発明の実施品の販売

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 当社では、特許出願を予定している発明の実施品にあたる製品の販売を検討しています。販売するにあたって何か注意点はありますか。

 販売した製品を観察したり、分析したりすることによって、第三者が特許出願しようとしている発明を認識することが可能な状態になると、その発明は、公然実施されたものとして新規性を失い、特許を取得できなくなる恐れがあります。

 そのような場合、日本国内では例外的に救済を受け、特許を取得できる可能性もあります。ただし、救済制度は各国でまちまちのため、外国で権利を受けられなくなる可能性があり、事業のグローバルな展開に支障を生じる可能性があります。

 したがって、原則としては、実施品の発売前に特許出願を終えることが重要です。また、実施品の発売が先行する場合には、①実施品を解析することによって発明を認識することが可能か、②どのような地域で特許を取得する必要があるのか、ということを検討する必要があります。

解説

新規性とは

 ある発明が特許を受けられるためには、その発明が特許出願時に新規であること、つまり公になっていないことが必要です。具体的には、新規性が失われる場合として、特許法に以下の3つの類型が規定されています(特許法29条1項1号〜3号)。  

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

 出願前に発明の実施品を販売する場合、上記3類型のうち、主として「二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」に該当することにならないかが問題となります。

「公然実施」とは

「実施」とは

 発明を「公然実施」したといえるためには、前提として、「実施」に該当する行為があることが必要になります

 特許法は、発明のカテゴリーを、「物」、「方法」、「物を生産する方法」の3種類に分け、それぞれについて「実施」の意味を以下のとおり定義しています。

特許法2条(定義)
(略)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 発明のカテゴリーを製品との関係で大まかに分類すると、(a) 発明の内容がその製品の構造や特性に関するものであれば「物の発明」、(b) その製品の利用方法に関するものであれば「方法の発明」、(c) その製品の製造方法に関するものであれば「物を生産する方法の発明」といえます。

 これを前提に、上記定義の実施行為を発明のカテゴリーごとに整理すると、以下のとおりとなります。

発明のカテゴリー 製品と発明との関係 実施行為
製品の構造や特性 ①物の生産
②物の使用
③物の譲渡
④物の貸渡し
⑤物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供
⑥物の輸出
⑦物の輸入
⑧物の譲渡、貸渡しの申出
⑨物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じたプログラムの提供の申出
方法 製品の利用方法 ⑩方法の使用
物を生産する方法 製品の製造方法 ⑪生産方法の使用
⑫その生産方法によって生産された物の生産
⑬その生産方法によって生産された物の使用
⑭その生産方法によって生産された物の譲渡
⑮その生産方法によって生産された物の貸渡し
⑯その生産方法によって生産されたプログラムの電気通信回線を通じた提供
⑰その生産方法によって生産された物の輸出
⑱その生産方法によって生産された物の輸入
⑲その生産方法によって生産された物の譲渡、貸渡しの申出
⑳その生産方法によって生産されたプログラムの電気通信回線を通じた提供の申出

 製品の販売は、上記定義の中では「譲渡」(③または⑭)に、販売活動を行うことは、「譲渡の申出」(⑧または⑲)に該当します。製品がコンピュータ・プログラムで、ネットワークを用いて配信をする場合には、「電気通信回線を通じた提供の申出」(⑨または⑳)に該当する可能性もあります。また、製品購入者がその製品を使用することは、上記定義の「使用」(②または⑬)に該当します。

「公然実施」とは

 次に、ある実施行為が「公然実施」にあたるといえるためには、実施行為の公然性が必要になります。公然性が認められるためには、その実施行為によって、不特定多数の人が発明を知り得る状態になったこと、つまり、製品を解析等することによって発明を認識できるようになったことが求められます

 たとえば、出願しようとしている発明が製品の機械的な構造である場合には、製品を分解することによって発明を認識することができる場合が多いでしょう。この場合には、製品が販売されると、公然実施されたと判断される可能性が高いといえます。

 これに対し、製品の生産方法の発明については、出荷後の製品から必ずしも解析できるとは限りません。また、物の発明であっても、製品の組成などは解析が困難な場合もあるでしょう。このような場合には、製品が販売されても、公然実施が否定される可能性があります。

 したがって、出願に先立って製品を販売する場合には、その製品の性質や、出願しようとしている発明の内容に応じ、製品から発明の内容を解析することが可能かどうかを判断し、それが可能な場合には、出願を先行させるべきでしょう。

救済制度(グレースピリオド)とその限界

 日本の特許法は、特許を受ける権利を有する者が自ら公然実施をしたような場合には、一定期間内に出願する限り、新規性が失われないものとする例外を定めています(特許法30条2項)。このような猶予期間は、一般に「グレースピリオド」と呼ばれます。

 もっとも、グレースピリオドは各国ごとに定められており、日本で得られる救済が外国でも得られるとは限りません。先進国では、米国は広汎にグレースピリオドを認めていますが、欧州諸国は一般に日本より厳しい制度となっており、世界的に見れば、自ら発明を開示したことを理由に広くグレースピリオドを認めている国はむしろ少数派といえます。

【グレースピリオドの国際比較】

対象 期間 出願時の手続

日本
(特許法第30条)

  • すべての公知行為

6月

必要

米国
(米国特許法第102条(b))

  • すべての公知行為

1年

不要

欧州
(欧州特許条約第55条)

  • 国際博覧会に関する条約にいう公式または公認の国際博覧会

6月

必要

中国
(中国特許法第24条)

  • 中国政府が主催しまたは承認した国際博覧会
  • 国務院の関連主管部門または全国的な学術団体組織が開催する学術会議または技術会議

6月

必要

韓国
(韓国特許法第30条)

  • すべての公知行為

1年

必要

出典:特許庁 調整課審査基準室「特許出願におけるグレースピリオドについて」(平成26年11月)

 したがって、海外でも事業展開を行う場合には、日本法の救済制度に依存することは危険でしょう。製品から発明の内容を認識できるときは、やはり、製品の発売前に出願をすることが望ましく、少なくとも、特許出願する地域の制度をもとに、発売の是非を検討すべきものといえます。

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