拡大先願とは何か

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 拡大先願とは何ですか。

 拡大先願とは、時を前後してなされた2つの特許出願がある場合において、先行の出願(先願)が公開されること、両出願の発明者が同一でないことおよび後行の出願(後願)の時点で両出願の出願人が同一でないことを条件に、先願の出願時の特許請求の範囲、明細書または図面に記載された発明と同一の発明にかかる後願を排除する制度であり、「準公知」または「公知の擬制」などとも呼ばれます。拡大先願は、審査請求制度の下で先願と後願の関係を早期に確定するとともに、無駄な防衛出願を抑制することを目的として、昭和45年の特許法改正によって導入されました。

解説

拡大先願とは

 2人の発明者が別々に同一の発明をし、特許出願をした場合に、いずれが特許権を取得できるか、という問題について、現在日本では、世界のほとんどの国と同様、「先願主義」、つまり、どちらが先に出願したかを基準とする考え方を採用しています(特許法39条1項)。この場合、先願の発明と後願の発明との同一性は、特許請求の範囲(クレーム)に記載された発明の対比によって判断されます。

 他方、後願の発明が、先願の特許請求の範囲ではなく、明細書に記載されている場合についてみると、先願の出願公開後に後願が出願されたときは新規性がないものとして出願が拒絶されますが(特許法29条1項3号)、先願の出願公開前に後願が出願されたときは、先願に関する特許法39条1項も、新規性に関する特許法29条1項各号も適用がありません

 拡大先願は、このような場合にも、後願には特許を与えないものとする制度であり、昭和45年改正法によって導入された特許法29条に規定されています。

 正確にいうと、拡大先願は、先願の明細書のみならず、特許請求の範囲の記載や図面も対象となるため、先願の特許請求の範囲に記載された発明については、先願の規定と拡大先願の規定が重畳的に適用されることとなります。特許請求の範囲に同一の出願が2つある場合において、早期審査などで後願の審査が先行する場合には、拡大先願によって拒絶されることとなるでしょう。  

発明の記載 後願の出願時期 後願排除の根拠
先願の特許請求の範囲に記載された発明 先願公開前 先願の規定(特許法39条1項)または拡大先願の規定(特許法29条の2により後願排除
先願公開後 先願の規定(特許法39条1項)または新規性の規定(特許法29条1項各号)により後願排除
先願の出願時の特許請求の範囲、明細書または図面に記載された発明 先願公開前 拡大先願の規定(特許法29条の2)により後願排除
先願公開後 新規性の規定(特許法29条1項各号)により後願排除

 なお、上述の表に当てはまる場合であっても、先願と後願の間で発明者が同一である場合や、出願時点において出願人が同一である場合には、拡大先願は適用されません。  

拡大先願が導入された理由

 拡大先願は、以下の3つの理由で導入されました。

新規の貢献の不存在

 先願の明細書はいずれ公開されるため、後願の発明は、新規の技術を社会に公開するものではないため、保護の必要性に欠けます。

後願排斥効の範囲の早期確定

 特許請求の範囲は補正等によって変化し、また、拒絶査定を受ける可能性もあるため、先後願の発明の関係は先願の審査が終わるまで確定できません。しかし、日本の特許法は審査請求制度を採用しているため、後願の審査が先行する場合もあります。そこで、先願の出願時の明細書を基準に後願排斥効の範囲を確定する必要があります。

無駄な防衛出願の抑制

 拡大先願の制度がない場合、出願人としては、明細書に記載された発明について、自らは独占権を必要としなくとも、第三者に権利化されることを防ぐため、防衛的に特許出願をする必要が生じます。拡大先願の制度を導入することにより、無駄な防衛出願を抑制し、審査負担も軽減することができます。

拡大先願の適用要件

 拡大先願について定めた特許法29条の2の文言は大変複雑です。これは実用新案登録出願や、外国語書面出願との関係も規定されていることが一因なのですが、本願と先行出願という2つの国内出願の関係に絞ると、以下の4つの適用要件からなっています。

  1. 本願発明が本願の出願の日前に出願された他の特許出願(「先行出願」)の出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された発明と同一であること。
  2. 本願の出願後に、先行出願の特許掲載公報の発行または出願公開がされたこと。
  3. 先行出願の発明の発明者と本願の発明の発明者とが同一でないこと。
  4. 本願の出願時において、本願の出願人と、他の出願の出願人とが同一でないこと。

先願および新規性と拡大先願の関係

 拡大先願は、2つの出願の存在を前提とする点において先願の規定(特許法39条1項)と類似していますが、その効果等に照らすと、実質は、新規性に関する特許法29条1項の適用範囲を拡張するものといえます。条文の配置も、このことを意識したものとなっているといえるでしょう。

 このことが顕著に表れる点として、先願が取り下げられた場合の取り扱いがあります。すなわち、先願の規定は、いわば2つの出願の勝ち負けを決めるものなので、先願が取り下げられると後願が繰り上げ1位となり、拒絶理由は解消されるのに対し、拡大先願の場合、いったん先願の出願が公開されると、公知が擬制され、先願が取り下げられても拒絶理由は解消されません。このような観点から、拡大先願は、「準公知」または「公知の擬制」と呼ばれることがあります。

 各制度の主な相違点をまとめると、以下のとおりです。

新規性 先願 拡大先願
根拠条文 特許法29条1項 特許法39条1項 特許法29条の2
対比の対象 先行技術一般 先行出願(特許請求の範囲) 先行出願(出願時の特許請求の範囲、明細書、図面)
後願排除項の範囲 同一発明(容易想到の場合には進歩性欠如で拒絶) 同一発明 同一発明(進歩性判断の基礎とはならない)
基準時点 本願出願「時」 本願出願「日」
同一日の場合は協議となり、協議が整わないときはいずれも出願拒絶となる
本願出願「日前」
先願の取下げ等 影響なし(新規性喪失により拒絶) 拒絶理由解消 公開後の取下げは影響なし(拒絶)
公開前に取り下げられたときは拡大先願の適用なし
同一人出願 同一発明者・同一出願人の場合であっても、新規性喪失
ただし、特許法30条1項または2項による救済の可能性あり
- 発明者が同一または本願出願時点で出願人が同一であれば、拡大先願の適用なし

パリ優先出願との関係

 パリ条約に加盟する外国で特許出願がなされ、当該外国出願に基づく優先権出願が日本国内でなされた場合において、外国出願の後、優先権出願がされるまでの間に日本国内で第三者の出願があったときは、その第三者出願と優先権出願と間で拡大先願の関係が成り立つ場合であっても、公知の擬制が働く基準時点は優先権の基礎となる外国出願日と解されています。
 そのため、この場合、第三者出願は排斥され、優先権出願に特許が付与されます。

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