特許出願前に公になった発明と特許登録

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 特許出願前に発明が公になれば、絶対に特許登録できないのでしょうか。

 新規性喪失の例外を適用して、特許登録が認められる場合もあります。

解説

新規性喪失の例外とは

 特許は、特許出願時に公になっていない新しい発明に与えられます。

 そのため、出願前に公になっていた発明は、新規性を欠き、原則として、特許を受けることができません(新規性、特許法29条1項)。

 また、出願前に公になっていた発明とは少し異なる発明であっても、出願当時、公になっていた発明から当業者が容易に想到できた発明については、進歩性を欠き、原則として、特許を受けることができません(進歩性、特許法29条2項)。

特許法29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 しかし、第三者に発明の情報を盗まれて勝手に公開されてしまった場合や、論文発表のために出願前に自ら公にせざるを得ない場合も、まったくないわけではありません。

 このような場合、発明が公になっても、一定期間内に出願する限り、新規性および進歩性が失われないという規定があります(特許法30条)。

 これは、「新規性喪失の例外」、あるいは「グレースピリオド」(猶予期間)と呼ばれています。

 なお、平成11年の特許法改正前は、新規性喪失のみが対象で、論文発表と特許出願の内容が異なる場合等(新規性はあるが、進歩性を喪失する場合)には救済されませんでした。しかし、改正後は、新規性だけでなく、進歩性を喪失する場合も、新規性喪失の例外が適用され、特許登録を受け得るようになりました。

新規性喪失の例外の要件

 わが国で新規性喪失の例外が認められるのは、以下の2つの場合です。

① 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合(特許法30条1項)

② 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった場合(特許法30条2項)

 平成23年の特許法改正前は、新規性喪失の例外は、特許庁長官が指定する団体での発表、意に反する公知および博覧会出品というごく限られた範囲でのみ認められていました。

 しかし、平成23年の改正後は、上記①、②の場合に広く新規性喪失の例外が認められることになりました。

 出願人が、新規性喪失の例外の適用を受けるための要件は、以下のとおりです。

① 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合

  • その該当するに至った日から6か月以内(グレースピリオドの期間内)に出願をすること(特許法30条1項)

※法律上、新規性喪失の適用を受けようとする旨を記載した書面やそれを証明する書面の提出は必要ありませんが、特許庁は、意見書や上申書等で説明するように求めています。

② 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった場合

  • その該当するに至った日から6か月以内(グレースピリオドの期間内)に出願をすること(特許法30条2項)
  • 新規性喪失の適用を受けようとする旨を記載した書面を、特許出願と同時に提出すること(特許法30条3項)
  • 新規性喪失の例外に該当する発明であることを証明する書面を、出願後30日以内に提出すること(責めに帰することができない理由により期間内に提出できないときは、その理由がなくなった日から 14日〔在外者は2か月〕以内かつ期間経過後6か月以内に提出することができる)(特許法30条3項、4項)

新規性喪失の例外の効果

 新規性喪失の例外が認められた場合には、上記①または②を理由に新規性・進歩性を欠くとは判断されないことになります。

 そのため、ほかに先行文献等が存在しなければ、特許登録が認められ得ることになります。

 他方で、新規性喪失の例外が認められたとしても、あくまで上記①または②を理由に新規性・進歩性欠如ではなくなるだけで、出願日が遡るわけではありません。他の無効理由がある場合、たとえば、出願人が論文発表後、出願をするまでの間に、第三者が同じ発明をして公表したような場合には、その公表された発明を理由に、新規性・進歩性を欠くことになります。

各国ごとに異なる制度

 わが国においては、上記のとおり、公になっても6か月以内に出願することにより、比較的幅広く、新規性喪失の例外が認められます。

 しかし、この制度は、各国ごとに異なり、新規性喪失の例外規定自体がない国や、規定があってもごく限られた場合にしか認められない国もあります

 たとえば、米国や韓国は、新規性喪失の例外が認められる場合について限定列挙はされておらず、グレースピリオドの期間も1年とされています。

 これに対して、欧州、中国及び台湾では、新規性喪失の例外が認められる場合が限定列挙されており、グレースピリオドの期間は6か月とされています。特に欧州は、認められる範囲が非常に限定的です。

参照:「出願を予定している発明の実施品の販売

 このように、新規性喪失の例外は、各国ごとに異なる制度となっており、日本の制度上新規性喪失の例外が適用されるようなケースでも、他の国では適用されず(あるいは新規性喪失の例外規定がなく)、特許登録を受けられない可能性があります。そのため、海外展開の可能性がある発明については、原則どおり、公表前に出願を行うことが望ましいと思われます。

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