特許権侵害品の部品が販売されたとき、特許権者は部品メーカーに特許権侵害を主張できるか

知的財産権・エンタメ

 当社が特許権を有する製品の模倣品を発見しました。しかし、調査したところ、部品メーカーが模倣品の主要部分を部品として販売し、製品メーカーがこれを組み立てて最終製品とし、販売するようです。部品メーカーの行為は、当社の特許権を侵害しないのでしょうか。

 仮に模倣品が貴社の特許発明の構成要件のすべてを充足しても、部品単体で構成要件のすべてを充足しなければ、その部品の製造販売について、直接侵害を問うことはできません。もっとも、当該部品が、当該模倣品の生産(組み立て)に用いられるのであれば、①それ以外に経済的、商業的または実用的な他の用途がない場合や、②特許発明の課題の解決に不可欠であって、かつ、部品メーカーが特許発明の実施に用いられることを知っている場合には、間接侵害を理由として、損害賠償および差止の請求が可能です。間接侵害を主張する場合には、製品メーカーの使用態様の調査や、警告書の送付を行うことも重要となるでしょう。

解説

特許権の間接侵害とは

 特許権侵害は、原則として、特許発明の構成要件をすべて充足した場合に成立します。逆に言えば、その構成要件の一部を充足したに留まる場合には、均等侵害が成立する場合を除いて、特許権侵害が成立しないのが原則です。このような考え方を、「オール・エレメント・ルール」といい、すべての構成要件を充足する侵害行為(均等侵害を含みます)を「直接侵害」といいます。

 そのため、設例のように、部品メーカーが、他者に対して、特許発明を実施する製品の部品を販売するに留まるのであれば、直接侵害は成立しません。

 しかしながら、侵害品の製造販売、すなわち特許権侵害にのみしか用いることができない部品を販売する行為などは、第三者による特許権侵害を惹起するおそれが高い予備的または幇助的な行為であるといえます。そのため、特許法101条は、これらの行為を、直接侵害に該当しないものの、特許権を「侵害するものとみな」しています。このみなし侵害行為を、「間接侵害」といいます。

 間接侵害に該当する場合の法的効果は、直接侵害の場合と変わらず、特許権者は、侵害者に対して、差止請求および損害賠償請求をすることができます。

「物の発明」の間接侵害

「物の発明」の間接侵害類型

 設例で問題とされている「物の発明」については、次の各行為が間接侵害に該当します。

  1. 専用品型間接侵害
    業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為(特許法101条1号)
  2. 多機能品型間接侵害
    その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であることおよびその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為(特許法101条2号)
  3. 譲渡等目的所持型間接侵害
    特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為(特許法101条3号)

 設例では、部品メーカーが部品のみを販売していることから、③にはあたらず、①または②を充足するかが問題になるでしょう。  

専用品型間接侵害(特許法101条1号)

 専用品型間接侵害(特許法101条1号)については、特許侵害品の部品を構成する物が、当該侵害品の生産に「のみ」用いる物(専用品)であるかという、物の客観的性質が問題となります
 一般的には、間接侵害が疑われる物が単に他の用途を有するだけでは「のみ」要件は否定されず、「社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途」がある場合に「のみ」要件が否定されます。

 この点、近時、方法の発明についてですが、「のみ」の意義について、次のとおり判示した知的高裁平成23年6月23日判決・判時2131号109頁もあるところです。

特許法101条4号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ、同号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、「その方法の使用にのみ用いる物」を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば、その方法の使用に「のみ」用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。

多機能品型間接侵害(特許法101条2号)

 多機能品型間接侵害(特許法101条2号)については、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」との物の客観的性質に加えて、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との主観的要件の充足が必要になります。

 前者の客観的性質については、特許発明の構成要素に留まらず、課題の解決に不可欠な部品、原料、道具等が含まれると理解されています。ただし、日本国内において広く一般に流通している汎用品は対象となりません。

 後者の主観的要件については、現実に知っていることが必要であり、過失では足りないと理解されています。間接侵害の成立範囲が無限定に拡大することに対する懸念があるためです。実務上は、主観的要件の立証が難しいことも少なくないため、警告書を送付し、特許侵害について悪意の状態を作出するとの方法がしばしば用いられます

直接侵害行為の要否

 間接侵害の成立については、その前提として直接侵害行為が存在することが必要かどうかを巡り、直接侵害を必要とする従属説と、直接侵害を必要としない独立説があります。

 たとえば、消費者が、家庭内利用目的で、提供を受けた部品を用いて特許発明の構成要件に該当する製品を組み立てたとしても、特許発明を業として実施したとはいえないことから、直接侵害は認められません。そのため、従属説の立場に立てば、部品の提供者に間接侵害は成立しないこととなります。他方、独立説を取る場合には、消費者による直接侵害の成否にかかわらず、間接侵害が成立しうることになります。

 もっとも、近時は、従属説と独立説との対立の構図に捉われることなく、事実関係を精査した上で、直接侵害と同様の利益状況が生じるか否かにより判断するとの説が有力で、裁判例も分かれています。

 実務上は、案件により、裁判所がいずれの立場を採用するかは明らかではないため、事業者による実施行為の存在を主張できるように準備をしておくことが理想的であるといえるでしょう。

設例における対応

 設例では、まず、部品メーカーによる直接侵害と構成することが可能かを検討することが重要になります。
 仮に、間接侵害が問題となるようであれば、製品メーカーによる部品の使用の実態を調査し、製品メーカーによる組み立てが、直接侵害に該当するかを検討することが必要です。
 その上で、部品メーカーが販売している部品について、専用品として主張するのか、それとも、非専用品として主張するのかを検討する必要があるでしょう。もしも、非専用品として間接侵害を主張するのであれば、警告書等を送付することで、間接侵害について悪意としておくことが望ましいといえます。

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