特許無効の抗弁とは

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 特許無効の抗弁とは何ですか。

 特許無効の抗弁は、特許権侵害訴訟において原告が請求の基礎とする特許が無効とされるべき旨を主張する抗弁であり、この抗弁が認められれば原告の請求は棄却されます。特許無効審判手続とは別個独立の手続であるものの、同じ無効理由が主張可能です。一般的に、新規性や進歩性の欠如については、被告がその主張立証責任を負うと解されていますが、記載要件や冒認出願違反等については、実務上確立した見解がありませんので、被告が主張立証責任を負う可能性を考慮して準備をすることが重要です。

解説

特許無効の抗弁とは

特許無効の抗弁

 特許無効の抗弁は、特許権侵害訴訟において原告が請求の基礎とする特許が無効とされるべき旨を主張する抗弁です。特許権侵害訴訟では、特許権の侵害を主張された当事者は、特許無効の抗弁を提出することが常態化しているといっても過言ではありません。

 特許無効の抗弁は、特許法104条の3第1項を根拠条文とします。なお、特許法104条の3は、特許権者等の権利行使を制限するものですので、特許権侵害の主張に対する抗弁のみならず、特許権侵害の不存在確認訴訟の請求原因としても主張が可能です(ただし、本稿では抗弁として主張する場合を前提に解説します)。

 また、時間稼ぎ等を目的として形式的な無効理由を主張する等の濫用的な抗弁主張の可能性を考慮して、特許法104条の3第2項は、特許が特許無効審判により無効とされるべき旨の攻撃または防御方法が訴訟を不当に遅延させる場合には、裁判所が、申立てまたは職権によりかかる攻撃防御方法の却下を決定できるとしています。

特許法104条の3(特許権者等の権利行使の制限)

1 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

特許無効の抗弁導入の経緯

 特許無効の抗弁は、最高裁平成12年4月11日判決・民集54巻4号1368頁(キルビー事件最高裁判決)を機に、平成16年特許法改正で新設されたものです。

 特許は行政処分であることから、その有効性の判断は処分庁である特許庁の専権に属することが原則です。そのため、従前の実務では、無効理由の存在が疑われる特許であっても、特許の有効性に関する特許庁の判断が下されるまでは、侵害訴訟において、特許を有効として取り扱ってきました。しかしながら、特許が明らかに無効理由を有する場合にまで、権利者に権限行使を許すことは適切ではありません。

 このような問題意識を背景に、キルビー事件最高裁判決は、次のとおり述べて、特許無効審判確定前であっても権利濫用の抗弁が主張可能であることを正面から認めました。

特許に無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がなされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない

 そして、キルビー事件最高裁判決を受けて、平成16年特許法改正により新設されたのが、特許法104条の3です。特許法104条の3第1項は「特許無効審判により…無効にされるべきものと認められること」と定めており、キルビー事件最高裁判決の「特許に無効理由が存在することが明らか」との要件と文言上は完全に一致しているわけではありませんが、概ね同内容の抗弁の主張を認めるものです。

特許無効の抗弁の具体的内容

 特許法104条の3は、「特許が特許無効審判により無効」であることに基づく抗弁ですので、特許無効審判における無効理由(特許法123条1項各号)が主張可能です。具体的に主張可能な事由は次のとおりです(引用条文はいずれも特許法)。

特許法123条1項 特許無効審判において具体的に主張可能な無効理由
1号 特許が17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く)に対してされたとき
2号 特許が次のいずれかに反してなされたとき
  • 外国人の権利の享有(25条)
  • 新規性(29条1項)
  • 進歩性(29条2項)
  • 拡大先願(29条の2)
  • 特許を受けることができない発明(32条)
  • 共同出願(ただし、特許権移転等請求権による特許移転登録がある場合を除く)(38条)
  • 先願(39条1項〜4項)
3号 特許が条約に違反したとき
4号 特許が次に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき
  • 実施可能要件(36条4項1号)
  • サポート要件・明確性要件・簡潔性要件(36条6項1号〜3号)
5号 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき
6号 特許が冒認出願による場合(特許権移転請求による移転登録の場合を除く)
7号 特許がされた後において、次のいずれかに該当する場合
  • 特許権者である外国人が権利の享有能力を失ったとき(25条)
  • 特許が条約に違反することとなったとき
8号 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の訂正が次の規定に反して行われた場合
  • 訂正審判(126条1項ただし書・5項〜7項(120条の5第9項、134条の2第9項において準用する場合を含む))
  • 取消決定前の訂正(120条の5第2項ただし書)
  • 特許無効審判における訂正請求(134条の2第1項ただし書)

 実務上は、多くの場合、下記のような主張がなされます。

  • 新規性の欠如(特許法123条1項2号、29条1項)
  • 進歩性の欠如(特許法123条1項2号、29条2項)
  • 実施可能要件違反(特許法123条1項2号、36条4項1号)
  • サポート要件・明確性違反(特許法123条1項2号、36条6項1号・2号)

主張適格

 平成23年特許法改正は、特許法74条に基づく取戻請求権行使による特許権移転前の段階では、冒認出願を理由とする場合の特許無効審判の請求人適格を、特許を受ける権利を有する者に限定しましたが(特許法123条2項)、特許無効の抗弁については、そのような主張適格の制限が掛からないことが明記されています(特許法104条の3第3項)。

 他方、取戻請求権行使による特許権移転後は、冒認出願を理由とする特許無効審判請求も、特許無効の抗弁の提出もできません(詳細は「冒認出願された場合に有効な真の権利者の対抗手段」参照)。

主張立証責任

 特許無効の抗弁は、請求原因に対する抗弁であることから、民事訴訟における主張立証責任の分配の原則に従えば、被告がその主張立証責任を負うことになります。

 もっとも、新規性・進歩性違反については、原則どおり、被告が主張立証責任を負うことに異論はないものの、記載要件(実施可能要件・サポート要件・明確性要件)や冒認出願等の無効理由については、特許無効審判や審決取消訴訟において、特許権者による主張立証が求められていることから、特許権侵害訴訟においても、被告ではなく、特許権者である原告が主張立証をするべきであるとの見解もあり、実務上の対応は確立していません。

 なお、近時、冒認出願を理由とする特許無効審判について、原則として、特許権者が主張立証責任を負うものの、その程度は審判請求人の主張立証活動に左右されるとした上で、まずは、審判請求者が、自らが発明者であることを具体的に主張立証し、その後、特許権者が、かかる主張立証を凌ぎ、自らが発明者であることを認定しうるだけの主張をしているか否かを判断する旨判示した裁判例(知財高裁平成29年1月25日判決)があります。もしも、このような考え方が特許無効の抗弁においても妥当するのであれば、少なくとも冒認出願については、特許無効審判と特許無効の抗弁における主張立証責任を統一的に考える立場に立ったとしても、やはり、被告に、実質的な主張立証を行う必要が生じることになります。

 以上に照らせば、無効の抗弁を主張する場合には、被告は、自らが主張立証責任を負うことになることを前提として、準備をすることが重要となると思われます。

特許無効審判との関係

 特許無効の抗弁が提出される際には、実務上は、特許無効審判請求が同時になされる場合が少なくありません。これらの制度の違いは次のとおりです。

特許無効の抗弁の効力

 まず、特許無効の抗弁(特許法104条の3)は、特許権侵害訴訟における抗弁であり、その成否は裁判所が判断します。また、当事者間においてのみ効力を有します(相対的効力)。そのため、仮に、ある訴訟で特許無効の抗弁が認められたとしても、当然に、別の訴訟において特許無効の抗弁が認められるわけではありません。

特許無効審決の効力

 他方、特許無効審判(特許法123条)は、特許の有効性を争う行政手続であり、その成否は特許庁が判断します。そして、特許の無効審決が確定すれば、遡及的に対世的な効力が生じます(特許法125条。ただし、権利享有と条約違反の無効理由(123条1項7号)については、遡及効が限定されています)。そのため、仮に特許権侵害訴訟が継続している最中に、特許無効審判が確定した場合には、特許権侵害訴訟における原告の請求は棄却されます。

判断の齟齬が生じた場合

 以上のように、特許無効の抗弁は民事訴訟における抗弁であり、他方、特許無効審判は特許という行政処分の有効性を争うものですので、これら手続は独立しており、その判断が分かれることがあります。

 特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁が退けられ、原告の請求が認容された後に、特許の無効審決が確定した場合には、被告が再審請求をすることができるかが、実務上、特に問題となります。

 この点、民事訴訟法338条1項8号は、再審事由として、「判決の基礎となった行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと」としているところ、無効審決が確定することにより、特許権侵害訴訟における判決の基礎となった特許が、無効審決という行政処分により遡及的に変更されますので、文理上は再審事由があることになります。

 もっとも、被告には、特許権侵害訴訟において、特許の有効性について議論をする十分な機会が与えられていたことから、審理の蒸し返しを防ぐべく、特許法104条の4第1号は、無効審決の確定による再審請求を許していません

特許法104条の4(主張の制限)

特許権若しくは専用実施権の侵害…に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え…において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

訂正の再抗弁

 特許無効の抗弁に対して、特許権者(原告)は訂正の再抗弁を主張することができます。
 訂正の再抗弁とは、特許権侵害訴訟において無効の抗弁が出された場合に、訂正審判または訂正の請求を行うことで、特許が無効と判断されることを回避し、無効の抗弁が認められることを防ぐ主張です(訂正の再抗弁については、「訂正の再抗弁とは」参照)。  

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