先使用権が認められる範囲

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 先使用権はどのような範囲で認められるのでしょうか。特許出願後に製品をモデルチェンジしたとしても、先使用権による保護は受けられるのでしょうか。

 先使用権は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」認められます(特許法79条)。その具体的意味について、最高裁判所は、「先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と述べ、その具体的な適用として、「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」との考え方を示しています。

 この判例のもと、近年の下級審判例を分析した特許庁の先使用権ガイドライン(第2版)は、モデルチェンジがあっても先使用権の保護を受けられる場合の考え方として、以下の整理を示しています。

  1. 特許請求の範囲に関係しない部分についての実施形式を変更しても、発明の同一性は損なわれません。
  2. 特許請求の範囲の記載、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違にすぎないと考えられる場合には、発明の同一性の範囲内にあると考えられます。
  3. 他方、実施形式の変更により、作用効果上の顕著な相違をもたらすとき、ことにその相違が、明細書に記載された作用効果上の観点からも相違をもたらすときには、発明の同一性が否定される可能性が高いと思われます。

解説

先使用権とは

 先使用権とは、同一の発明が独立して複数の発明者によってなされた場合において、ある発明者が特許を取得したときでも、その特許の出願の際、現に同一の発明について日本国内で事業化または事業化の準備をしていた別の発明者に認められる法定の通常実施権をいいます。法定通常実施権が認められることにより、先願主義のもとでも、出願時に現に事業化のための投資をしていた者が一定の要件で保護されることとなります。先使用権の成立要件については、「先使用による法定通常実施権とは」、先使用権の立証資料の収集保管の留意点は、「先使用権の活用と立証」の説明をご覧ください。

先使用権が及ぶ範囲

 先使用権が及ぶ範囲について、特許法79条は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」先使用権が認められると規定しています。その意味については、従来、特許出願の際、現に実施している実施形式に限定されるという考え方(実施形式限定説)と、現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方(発明思想説)とがありました。

 この点について、最高裁判所は、発明思想説に立ち、「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と述べ、その具体的な適用として、「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」と判示しました(ウォーキングビーム式加熱炉事件・最高裁昭和61年10月3日判決・民集40巻6号1068頁)。

先使用権とモデルチェンジ

 先使用権の範囲の問題が顕在化するのは、特許出願後に、発明の実施品のモデルチェンジをするなどして、具体的な実施態様が変更された場合です。つまり、先使用権の基礎となった出願前の実施態様がどの程度変化した場合に先使用権が認められなくなるのか、逆にいえば、どの程度の変化であれば、先使用権による保護を受けられるのか、という問題ということができます。上述のウォーキングビーム事件判決も、まさにこのような状況について述べたものです。

 とはいえ、ウォーキングビーム事件判決の規範もいささか抽象的で、具体的な範囲については今も議論が残されています。このような状況の中、最近の裁判例の分析などから一応の考え方を示したものとして、特許庁が2016年5月に公表した「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために― (第2版)」があります。これは、「先使用権ガイドライン」の通称でなじまれていた2006年6月公表のガイドラインを改訂したもので、その中には、以下のような整理が示されています。

  1. 特許請求の範囲に関係しない部分についての実施形式を変更しても、発明の同一性は損なわれません。
  2. 特許請求の範囲の記載、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違にすぎないと考えられる場合には、発明の同一性の範囲内にあると考えられます。
  3. 他方、実施形式の変更により、作用効果上の顕著な相違をもたらすとき、ことにその相違が、明細書に記載された作用効果上の観点からも相違をもたらすときには、発明の同一性が否定される可能性が高いと思われます。

 あくまでケースバイケースの判断にならざるを得ない問題ではありますが、一応の目安として、有益な資料ということができます。

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