先使用権の活用と立証

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 当社では、発明をその内容に応じて出願するか秘匿するか判断し、秘匿する場合には先使用権の立証資料を準備しておくようにすることを検討しています。先使用権の立証資料を収集保管するにあたり、どのようなことに留意すればよいのでしょうか。

 先使用権の立証においては、発明が完成していたこととともに、ある時点で事業の準備がなされていたことを立証することが重要になります。そのため、特定時点における事業の準備の証拠を確保するとともに、その信用性を高めるための間接事実の証拠として、研究開発から事業化までの一連の資料を保管しておくことが望ましいといえます。さらに、時点の立証を確実にするために、確定日付やタイムスタンプサービスを利用することが考えられます。

解説

先使用権とは

 先使用権とは、同一の発明が独立して複数の発明者によってなされた場合において、ある発明者が特許を取得したときでも、その特許の出願の際、現に同一の発明について日本国内で事業化または事業化の準備をしていた別の発明者に認められる法定の通常実施権をいいます。法定通常実施権が認められることにより、先願主義の下でも、出願時に現に事業化のための投資をしていた者が一定の要件で保護されることとなります。先使用権の成立要件については、「先使用による法定通常実施権とは」の説明をご覧ください。

先使用権の積極的活用

 先使用権は、一次的には、自己の発明を出願しなかったり、出願した者の競業他社の出願に遅れてしまったりした場合の防御の手段として機能します。これは、他社から攻撃を受けた場合における対抗手段としての利用であり、先使用権を消極的に利用するものといえます。
 他方、先使用権は、秘匿する発明の実施の安全を確保するために、より積極的に活用することもできます。

 製造上のノウハウなど、市場にでる製品から知ることができないような技術は、特許を取得したとしても、侵害された場合にその立証に困難が伴うため、特許出願せず、秘匿した方が効果的に保護できる場合があります。
 また、他社がなかなか追随できないようなノウハウを秘匿した場合には、特許の保護期間満了によって他社に利用されることもなく、その技術が陳腐化するまで独占の利益を享受することが可能になります。このようなノウハウとしてしばしば引用される例として、100年以上模倣されていないというコカ・コーラのレシピがあります。

 しかし、どんなに追随困難な技術でも、他社に何らかのブレークスルーがある可能性を否定することもできず、また、さらにそれが特許出願される可能性もあります。この場合には、自社における秘匿発明の継続的利用にリスクが生じることとなります。そこで、発明を秘匿する際には、秘匿とともに、先使用権の立証資料を整え、他社に権利化された場合のリスクに備えるということが考えられます。

 このような先使用権の利用は、同じ防御のための手段であっても、発明を出願するか秘匿するかを選択し、秘匿する場合における安全確保を図るという意味において、より積極的な活用ということができます。

事業の準備とは

 先使用権は、自社の事業化ないしその準備と他社の出願との間の早い者勝ちで認められる権利ですので、発明をしたことはもちろん、なるべく早い段階で先使用権の成立が認定されることが望ましいといえます。この点、特許法79条によれば、先使用権が認められる最も早い時点は事業の準備の段階とされていますので、特定時点で事業の準備があったことを立証できるかどうかが重要になります。

 どのような場合に事業の準備があったと認められるかについて、判例は、「即時実施の意図を有すること」と、「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」の2つが認められるときと解していますウォーキングビーム式加熱炉事件・最高裁昭和61年10月3日判決・民集40巻6号1068頁)。この点についても、「先使用による法定通常実施権とは」の説明をご覧ください。

事業の準備の時点の特定

 実際の紛争案件では、出願と事業の準備の時点とが数日しか違わないという例もあります。したがって、事業の準備の時点は、証拠に基づき、一定の日付としてきちんと特定できるのが望ましいといえます。

 一般的には、以下のような証拠が事業の準備、つまり、即時実施の意図とその外部的表明の最初期の時点として認められるものといえます。  

  • 量産品について、量産設備や量産金型などの外部への発注
  • 受注生産品について、詳細な設計図の提供、仕様書の提供、受注、前金の受領

収集すべき証拠の範囲

 上述のとおり、先使用権の立証において直接の対象となるのは、発明をしたことと並んで、ある時点において存在した事業化や事業の準備に該当する事実です。したがって、量産設備や金型の発注書、設計図や仕様書とその授受に関する記録、発明の実施品の受注を受けた際の発注書や注文請書、前受金などの入金を示す証拠類は最も重要な証拠といえます。

 他方、特定の時点において事業化または事業の準備がなされていたとの事実に説得力を持たせるためには、そこに至るまでの経緯や、その後の流れといった間接事実についても立証し、一連のストーリーとして説明できることが重要です。したがって、下記のような証拠が存在すると、より確実な立証が可能になります。

  • 発明が生まれるまでの研究の経緯
  • 発明完成時の技術資料や社内の職務発明の届出
  • 実施品となる製品等の開発の経緯
  • 事業化に至る社内の機関決定に関する資料、事業計画
  • 各種関連取引に関する稟議
  • 取引先等との折衝
  • 受注や量産化後の生産ないし販売の状況
  • 広告宣伝活動の実績

証拠の保管

 先使用権の立証においては、単に証拠が存在するだけでなく、それがいつ存在したかを確実に証明できる形で保管しておくことが重要になります。そのため、一連の証拠資料について、紙媒体であれば確定日付を得たり、PDFファイルにして電子的なタイムスタンプを獲得したりする方法が考えられます。

 確定日付は全国の公証役場で得ることができます。

【ファイルにまとめて公証する手法】

ファイルにまとめて公証する手法

出典:特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために― (第2版)」42頁

 タイムスタンプとは、電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し(日付証明)、またその時刻から、検証した時刻までの間にその電子情報が変更・改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明する民間サービスで、一般財団法人日本データ通信協会による時刻認証業務認定事業者(TSA)を利用することができます(参照:特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために― (第2版)」)。

【PDFファイルの添付ファイルとした上でタイムスタンプを付与するイメージ】

PDFファイルの添付ファイルとした上でタイムスタンプを付与するイメージ

出典:特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために― (第2版)」43頁

 確定日付やタイムスタンプを得るタイミングとしては、事業の準備に該当する事実が生じた時点が最大の候補となるでしょう。事業の準備に該当する事実が生じたときは、それに関する証拠と、過去の一連の経緯を示す証拠について、速やかに確定日付やタイムスタンプを取得することが望ましいといえます。

 その後は、事業化の時点で再度確定日付を得ることも考えられますが、事業の準備の時点の立証がある程度確実にできるのであれば、事業化に関する資料は、相対的に重要性が低く、また、事業化に関する資料は公になっていることが多いため、確定日付などがなくとも比較的立証が容易であることが多いでしょう。

 もっとも、グローバルに先使用権を確保することを考えたとき、海外には、米国をはじめとして、事業化まで先使用権を認めない国もあるため、そういった国での事業展開を考える場合には、事業化時点での確定日付の再取得も検討に値すると考えられます。

 なお、特許庁が平成28年5月に公表した「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために― (第2版)」では、各社の取り組みが紹介されています。実際に制度設計をする場合には参考になるものと思われます。

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