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情報提供後に特許査定がなされた場合の対応(特許異議と特許無効審判)

知的財産権・エンタメ

 競業他社の特許出願に対し、特許庁に情報提供したにもかかわらず、特許査定がなされてしまいました。この発明は新規性または進歩性を欠いていると考えていますが、特許権が存在したままでは当社の事業に影響があります。競業他社から侵害訴訟を提起されたり警告を受けたりする前に、当社から争う方法はあるでしょうか。

 参照:「過去にまったく同じ発明が記載されている特許出願について登録拒絶は認められるか(情報提供制度)

 特許異議の申立てをして特許を取り消すか、または、特許無効審判を請求し、特許を無効にする方法が考えられます。特許異議は、特許掲載公報の発行から6か月間に限って申し立てることができる比較的負担の少ない手続ですが、申立て後は、原則として申立人が審理に関与することはできません。これに対し、特許無効審判は、当事者対立構造で審理される紛争解決手続で、請求期間の制限はありません。いずれの手続によるかを判断する際には、手続のタイミング、紛争の具体性の程度、手続負担などの要素を考慮します。

解説

特許異議申立ておよび特許無効審判の概要

 自社の製品やサービス提供が第三者の特許権に抵触する場合、新規性・進歩性を欠くなど特許に瑕疵がある場合であっても、製品の製造販売の差止や、損害賠償を求めて訴訟提起を受ける可能性があります。特許査定後に、第三者が特許の瑕疵を積極的に争うことでそのような可能性を未然に排除する方法としては、特許異議の申立てまたは特許無効審判の請求が考えられます。

 特許異議は、申立人の審理負担が軽く、ダミー(紛争とは関係のない第三者)の名前を借りて申し立てることもできるため、利用しやすい制度ですが、申立期間が限定されるほか、申立理由にも制限があります(特許法113条)。

 これに対し、特許無効審判は、訴訟類似の当事者対立構造で審理される紛争解決手続で、より広い事由に基づき期間制限なく請求することができますが、特許異議と比較して審理負担が重く、また、特許権者との対立が先鋭化します(特許法123条)。

 いずれの手続によるかは、一般に、手続のタイミング、紛争の具体性の程度、手続負担などの要素を考慮して決定されます。

特許異議申立制度 特許無効審判
制度趣旨 特許の早期安定化を図る 特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る
手続 査定系手続
(原則として、特許庁と特許権者との間で進められる)
当事者系手続
(審判請求人と被請求人(特許権者)との間で進められる)
申立人・請求人の適格 何人も
(匿名は不可)
利害関係人のみ
申立て・請求の期間 特許掲載公報発行の日から6か月以内
(権利の消滅後は不可)
設定登録後いつでも
(権利の消滅後でも可能)
申立て・請求およびその取下げ 請求項ごとに可能
取消理由通知後の取下げは不可
請求項ごとに可能
答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議理由
無効理由
① 公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備等) ① 公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備等)
② 権利帰属に関する事由(冒認出願、共同出願違反)
③ 特許後の後発的事由(権利享有違反、条約違反)
真理方式 書面審理
(口頭審理は不可)
原則口頭審理
(書面審理も可)
複数申立て・事件の取扱い 原則併合して審理 原則は併合せず、事件ごとに審理
決定・審決の予告 取消決定の前に、取消理由の通知
(決定の予告)
請求成立(無効審決)の前に、審決の予告
決定・審決 特許の取消しもしくは維持または申立て却下の決定 請求の成立もしくは不成立または却下の審決
不服申立て 取消決定に対して、特許権者は、特許庁長官を被告として、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能
維持決定および申立て却下の決定に対する不服申立ては不可
審判請求人および特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能
料金(円) 16,500円+(申立てた請求項の数×2,400円) 49,500円+(請求した請求項の数×5,500円)

 参照:特許庁審判部「特許異議申立制度の実務の手引き」(平成27年12月)

特許異議申立てとは

 特許異議申立制度は、特許掲載公報の発行から6か月の間に、公衆から特許付与に対する異議を広く受け付け、特許の早期安定化を図る制度です(特許法113条)。このような性質から、いったん申立がされると、その後の審理は特許庁と特許権者の間で行われ、申立人は例外的場合を除いて審理に関与することはできず、また、取消理由の通知後は申立を取り下げることもできません(特許法120条の4)。

 歴史的に見ると、特許異議申立制度には数次の改正があり、特許の付与後に異議申立てを受け付ける現在の制度は、平成6年の特許法改正で導入された後、平成15年改正法によっていったん廃止され、平成26年改正により、一部変更のうえ再導入されています。

 特許異議の申立てがあると、特許庁は、特許権者との間で書面審理を進め、異議申立てに理由があるときは、特許を取り消す決定をします(特許法114条)。特許権者がこれを不服とするときは、裁判所に決定取消訴訟を提起することができます(特許法178条1項)。

 特許異議申立手続においては、申立人は原則として審理に関与しないため、申立ての負担が軽く、また、申立人適格に制限がないため、ダミーを用いた申立てによって権利者との直接的な対峙を回避することも可能です(匿名の申立てはできません)(特許法113条柱書)。これらの点で、特許異議申立ては、申立人にとって利用しやすい制度といえるでしょう。

 他方、申立人が関与できないということは、特許権者の反論に対してさらに主張を尽くす機会がないということで、特許が維持された場合に不服申立てをすることもできないため(特許法114条5項)、この点はデメリットにもなり得ます。また、申立期間に6か月の制約があるほか、異議の理由にできるのは新規性・進歩性の欠如や記載不備などのいわゆる公益的理由に限られ、冒認や共同出願違反といった権利帰属の瑕疵や、権利享有違反・条約違反といった後発的理由は審理対象となりません(特許法113条各号)。

 以上のような制度の性質から、特許異議申立ては、実務において、新規性または進歩性を欠く発明について特許がなされた場合に、自社の名前を出さず、比較的軽い負担で特許の取消を求めるようなときに利用されることが多いといえます。まずは特許異議を申し立て、認められなければ特許を回避するための技術的工夫をする、という判断もあり得るでしょう。

特許無効審判とは

 特許無効審判は、特許を無効にするための審判で、公衆審査を本来の目的とする特許異議申立てよりも紛争解決に軸足をおいた制度といえます。無効理由としては、公益的理由のほか、権利帰属の瑕疵や、後発的理由に基づく請求も可能とされており(特許法123条1項)、請求時期に制限はなく、特許期間満了後でも請求できます(特許法123条3項)。

 他方、特許無効審判の請求人適格は制限され、審判請求できるのは利害関係人(冒認・共同出願違反については特許を受ける権利を有する者)に限定されるため、ダミーを用いた請求はできません(特許法123条2項)。

 特許無効審判では、訴訟と同様の当事者対立構造のもと、原則として口頭審理が行なわれるため、特許異議申立てと比較して当事者の審理負担が大きくなるのが通常です(特許法145条1項)。また、ダミーによる請求ができないため、特許無効審判を請求すると、請求人と特許権者との対立は先鋭化します。

 そのため、特許無効審判は、一般に、特許を無効にする必要性が高い場合、特に特許権者との紛争が顕在化し、または顕在化させてもやむを得ないような場合に利用されます。実務的には、特許権者から警告状が送付され、または侵害訴訟を提起された後に、カウンターアクションとして特許無効審判が請求される例が多く、大半の事例では特許無効審判の背景に何らかの具体的紛争があるといわれています。

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