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職務発明規程を制定するときに知っておきたい制度の概要と留意点

知的財産権・エンタメ

 これまで当社では、職務発明規程がなかったのでこれを制定することになりました。職務発明規程を制定するにあたって、何に留意しなければならないのか具体的に教えてください。

 職務発明規程に基づき定められる従業者等に対する報奨の額が有効である(合理性がある)というためには、職務発明の制定にあたっての手続き(従業員等との協議の状況)、制定後の手続き(従業員等に対する開示)、報奨額の決定にあたっての手続き(従業員等からの意見聴取の状況)がそれぞれ重要であり、これらの手続きを適切に実践することが必要です。

解説

職務発明制度とは

 職務発明制度とは、会社の従業員や役員が行った発明の取扱いについて定めた制度です。実用新案権、意匠権等にも同様の制度があります。

 会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をすることがあります。研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的です。このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。

 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません(特許法35条4項)。

職務発明

 このように職務発明の担い手である従業員等に対して一定の経済的利益を付与することで、発明のインセンティブを喚起しようとする制度職務発明制度です。

 なお、「職務発明」と対比される概念として「自由発明」があります。自由発明は、従業員等が自らの職務とは全く関係なく行った発明です。このような自由発明は、会社が、あらかじめ会社が取得する旨を規程で定めたり、または、従業員とそのような内容の契約を締結したりしても、無効であるとされています(特許法35条2項)。

従業員に発明の対価としていくら払えばいいのか

平成16年の特許法改正以前

 特許法の平成16年改正以前は、会社が職務発明規程を制定して、職務発明の対価を定めて、これを従業員に支払ったとしても、その規程に拘束力はなく平成16年改正前特許法35条3項の「相当の対価」に足りない場合には、追加で会社は従業員等にその不足分を支払わなければならないとされていました。

【平成16年改正前の特許法35条】

1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

 職務発明の「相当の対価」は、裁判例において、下記のような算定式に基づいて算出されます。

「相当の対価」
=「発明により使用者等が受けるべき利益の額」×(1-「使用者等の貢献度」)

 このうち「発明により使用者等が受けるべき利益の額」ついては、会社自らが職務発明を実施している場合(自社実施)と、第三者にライセンスしてライセンス料収入を得ている場合とで以下のとおり計算されます。

【ライセンス料収入を得ている場合】

「発明により使用者等が受けるべき利益の額」=「ライセンス料収入」
【自社実施の場合の計算の例】

「発明により使用者等が受けるべき利益の額」
=「実施品の売上合計額」×「超過売上の割合」×「仮想実施料率」

 自社実施の場合の「超過売上の割合」とは、会社が特許権を取得したことで、競合他社を排除し、または、競合他社と比較して優位に立つことによって、売上にどれだけ寄与したのかという観点から定められます。

 このような算定式により、裁判例において以下の金額が「相当の対価」と認められました。

事件名 裁判年月日等 「相当の対価」の額
日立製作所事件東京高裁判決 東京高裁平成16年1月29日判決
  • 判時 1848号25頁
約1億6284万円
日亜化学事件東京地裁判決 東京地裁平成16年1月30日判決
  • 判時1852号36頁
604億3006万円
味の素事件東京地裁判決 東京地裁平成16年2月24日判決
  • 判時 1853号38頁
1億9935万円

 このように、億を越える金額の「相当の対価」が認定され、かつ、そのことが数多く報道されたことにより、職務発明の対価の問題が会社にとって大きなリスクとして認識されるようになりました。

平成16年の特許法改正

 特許法の平成16年改正では、職務発明の対価の決定は原則として会社と従業員等との「自主的な取決め」に委ねることが適切であるとされました。そして、平成16年改正特許法35条では、職務発明規程等において「相当の対価」について定める場合には、以下の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、職務発明規程等で定めた対価を支払えば、会社が追加してその対価を支払う必要がないことになりました。

  • 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
  • 策定された当該基準の開示の状況
  • 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況

 逆に、不合理である場合には、平成16年改正以前と同様の計算で算出された「対価」を追加で支払わなければならないことになります。

【平成16年改正特許法35条】

1 (略)

2 (略)

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

平成27年の特許法改正

 しかしながら、平成16年改正特許法でも、いかなる場合に「不合理」といえるかは未だ明らかではなく、会社は、職務発明の対価のリスクを払拭できないという問題がありました。

 また、いったん個人に帰属した発明を会社に承継させるという制度を採用していたために、従業員が第三者に職務発明を譲渡してしまった場合など、会社が職務発明を取得できない可能性があるという問題もありました。

 そこで、平成27年特許法改正では、職務発明をその発生時に会社に帰属させることができるようにし、また、職務発明の「不合理」性の判断基準を明確化するために、経済産業大臣が指針(ガイドライン)を定めて公表することを新たに規定する等の改正がなされました。

【平成27年改正特許法35条】

1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第7項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

 この改正の結果、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」という手続面が重視され、その手続が適正とされる限り、職務発明規程等で定めた対価を支払えば、会社が追加してその対価を支払う必要がないということが明確化されました。

職務発明規程制定における留意点

職務発明規程には何を定めればいいのか

 職務発明規程には、主に以下の内容を規定することになります。特許庁では、中小企業向け職務発明規程ひな形を公開していますので、そちらも参考にするとよいでしょう。

① 発明の届け出に関する規定
② 権利を会社へ帰属させる規定
③ 報奨(相当の利益)の内容に関する規定
④ 従業員からの意見の聴取手続に関する規定

(1)発明の届け出、権利の帰属

 職務発明については、その発生と同時に会社に帰属させる場合とその内容をみてから会社自らがその職務発明を取得するかを判断する場合のいずれも選択することができますが、会社が、職務発明にかかる権利を安定して取得するためには、前者の方が望ましいでしょう。
 その場合には、たとえば以下のような規定を置きます。

【職務発明の発生と同時に会社に帰属させる場合の規定例】

職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。

 また、いずれの場合でも、従業員等が発明をしたことがわからなければ、特許出願ができませんので、従業員等が発明をした場合には、これを会社に届けなければならない旨の規定を置きます。

(2)報奨の内容

 職務発明規程を制定するにあたって最も悩ましいのは、報奨(相当の利益)をどう定めるのかということです。一般的には、出願時に支払う出願報奨、特許が登録となった場合に支払う登録報奨、特許発明を自社で実施したり、第三者にライセンスした場合に支払う実績報奨の3つを支払うことが多いといえますが、必須ではなく、出願時のみの報奨でも、また、実績報奨のみでも構いません。ただし、いずれかの報奨において特許発明を何らかの基準で評価し、その評価に従って対価を定めるようにしておくことは必要であるといえます。

 なお、この報奨は、多くの場合は金銭でありますが、留学機会の付与、ストックオプション、休暇の付与などその他の経済的利益を与える内容でもよいとされています(ガイドライン参照)。

(3)従業員からの意見の聴取手続

 職務発明規程等によって職務発明に対する報奨(相当の利益)の内容の決定する場合には、これが不合理であってはなりません。この不合理性の基準の一つに、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」があげられています(特許法35条5項)。

 そのため報奨額を決定するにあたって、従業員等からの意見聴取の手続きを職務発明規程にも規定しておかなければなりません。多くの場合には、いわゆる異議申立手続きが規定してあり、報奨額が決定した後、一定期間異議申し立てができる期間を設け、その期間に異議申し立てがあった場合には、従業員等からの意見を踏まえて、報奨額について再考して、従業員に対してその検討の結果を通知するという手続きが定められます。

職務発明規定制定までの手続き

 報奨(相当の利益)の内容の決定が不合理であるといわれないためには、職務発明規程の制定にあたって、従業員等と十分に協議を尽くしたといえなければなりませんガイドラインによれば、会社と従業員等との間で職務発明規程のうち報奨(相当の利益)の基準について合意することまでは要求されませんが、従業員等が職務発明規程の内容について意見を述べる機会を十分に与えるとともに、従業員等からの意見に対して、会社として誠意を持って回答することが必要となります。

 従業員等が意見を述べる機会(協議の方法)については、従業員等の全員が出席することができる説明会を複数回開いて、そこで意見を求める方法を採る場合もありますし、これとは別に、または並行してイントラネット上で職務発明規程の内容について説明して、意見を求めるという方法を採る場合もあります。協議の方法については、特に限定はありませんが、いずれにせよ実質的に意見を述べる機会が与えられていることが必要となります。

 また、協議を行う従業員等の対象は、職務発明を行いうる従業員等全員となります。従業員等の代表者と協議を行うこともできますが、その代表者は対象となる従業員等の全員を代理する権限を有していなければなりません。なお、新入社員や中途採用の社員についても、その都度個別に協議を行う必要があります。

職務発明規程制定後の手続き

 職務発明規程が制定された後には、これを開示しないと不合理とされてしまいます。そのため、職務発明規程が制定された後は、イントラネット上に掲示したり、また、社内の適切な場所で閲覧可能なように備置するなど、従業員等がこれを見たいときに見られるような状況にしておくことが必要となります。

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